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自社に不利な契約内容は秘密情報として保護し、共同研究をしている事実については秘密情報としない形にするとよいでしょう。発明の性質上複数の企業と並行して研究を行うことを前提に、競業避止とする研究範囲を可能な限り限定しておくことも大切です。

調査の結果、B社の特許は出願前に公然実施され無効の可能性が出てきました。A社はB社に、対抗策として特許無効の主張をすることが考えられます。その際B社の特許が公然実施されていたという証明はA社が行わなければなりません。

B社製品の構造自体外部視認できるため、同技術が後発参入する可能性があり、製品構造部分を出願することで後発の牽制効果が得られます。 他社の分析が困難な化学物質の組成比率は、ノウハウとして秘匿するのが得策です。

特許の共有は、共有者とのトラブルの種になるリスクがあります。共同出願に際し、しっかり契約書を作成しておくことで、ある程度回避が可能です。特に注意したいのは、権利の帰属・持分、発明の実施、秘密保持義務の条項です。

一見問題ないように見えますが、C社の出資者は、C社が直接特許権を持たないことに不安を持つかもしれません。D社からC社へのライセンスを専用実施権または独占的通常実施権として、両社の関係に安定性を構築するという解決策が考えられます。

長く大企業として君臨してきたB社が作成したA社への契約書のひな形は、持分割合、A社単独発明の実施権をはじめ、A社に不利な制限が設けられており、交渉が必要でした。大企業側が強硬な姿勢を見せることもあり得るため、専門家に入ってもらい、法的根拠を示して交渉を進めていくと安心です。

共同開発研究前にバックグラウンドを保有していたことを証明するため、契約前にその成果部分を特許出願しておくことは、元々の知的財産技術が共同開発研究の成果物と一緒にされてしまうことを防ぐ一手になります。フォアグラウンドIPは、共有の場合、注意が必要です。

大手B社が作成した契約ひな形には、共同開発で生じた知的財産権の帰属を「知的財産を創出した者」とありました。しかし、この文言は一見公平なようでいて、実はすべての特許を「開発行為をしたB社」が保有する危険性を有していました。

「システム」は「物の発明」に分類される特許発明ですが、アルゴリズム同様外部に見えるものではなく、特許を取得しても侵害行為への権利行使が難しい理由から手間と費用をかけてまで特許にすべきかためらうケースが多いようです。この企業のケースは…

DD(デューデリジェンス)の実施は、スタートアップ側は効果的に資金を得るため、出資者側は出資の判断基準とするため、双方に有効な手段の一つです。知財DDは保有している特許ポートフォリオやそれらの契約関係書類を提出し、レビューを行います。

調査の結果、A社のプロセスはA社社長が最初に取得した特許が「基本特許」であり、他に保有する特許のいくつかが必須特許(特定の技術や特定の製品生産の実施に欠かせない特許)であることが分かりました。さらにわかったのは…

A社の目的は共同研究の成果物「さらに精度が向上したAIエンジン」を今後広く使用すること。分析の結果、大手B社との提携では成果物の権利の帰属が問題になる可能性がありました。将来競合の恐れもなく、A社のコア技術を守りつつ精度向上を図る目的に合った共同研究先の選択が必要です。

B社の行為は冒認出願であること、コンプライアンスに反する行為であることを理由にA社は当該出願の名義変更を請求が可能です。しかし、A社は大手B社との関係悪化を避けたい気持ちもあり、コンサルティングの結果、ビジネス的展開を踏まえ、当該特許はA社とB社の共同出願となりました。